На первых порах бизнеса многие не задумываются о бренде — названии продукта или логотипе компании. Сначала ищут место на рынке и нарабатывают клиентскую базу. Но с развитием бизнеса развивается и бренд: в продвижение вкладывают деньги и силы, чтобы компанию и продукт узнавали. Но ещё на этапе разработки бренда стоит проверить, не попадёт ли он под действие чужих товарных знаков. Как самостоятельно провести проверку и на что обратить внимание, рассказали эксперты из компании «Шульгин и партнёры».
О том, что такое товарный знак и нужен ли он вашему бизнесу, читайте в предыдущей статье.
В названии бренда нельзя использовать чужой товарный знак
Прежде чем приступать к активному использованию и продвижению бренда, убедитесь, что он не нарушает чужие права. Закон запрещает использовать названия, которые совпадают с уже зарегистрированными товарными знаками. Кроме того, избегайте названий, которые совпадают не полностью, но покупатель может решить, что всё это — продукт одной фирмы (KENZO — ENZO, LANCOME — LONCAME). Их могут признать сходными до степени смешения, что тоже считается незаконным использованием чужого товарного знака.
За незаконное использование чужого товарного знака грозит административная, гражданско-правовая и даже уголовная ответственность. Вот её максимальные границы:
- административный штраф в размере пятикратной стоимости контрафактных товаров и их конфискация;
- гражданско-правовая ответственность — компенсация до 5 миллионов рублей или в размере двукратной стоимости контрафактных товаров;
- уголовная ответственность — лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
Исключения: когда можно выбрать чужое название
Некоторые товарные знаки не угрожают регистрации бренда, даже если их названия совпадают:
- Товарные знаки, зарегистрированные в других странах. Если не планируете вести бизнес за границей, проверяйте только товарные знаки России. Товарный знак охраняется только в той стране, где зарегистрирован.
- Товарные знаки товаров или услуг, никак не связанных с вашим видом деятельности. Если вы найдёте товарный знак, который полностью совпадает с названием вашего бренда, но зарегистрирован для продажи обуви, а вы разрабатываете веб-сайты, угроза отсутствует.
- Товарные знаки, которые зарегистрировали более 10 лет назад и не продлили. Товарный знак нужно продлевать каждые 10 лет, после этого его правовая охрана прекращается.
Как самостоятельно проверить бренд
Этап 1: поиск
Все зарегистрированные в России товарные знаки содержатся в базах Роспатента, поиск по которой платный. Но некоторые сервисы собирают информацию и дают к ней бесплатный доступ, например, TMview.
Формулируйте поисковые запросы так, чтобы найти максимальное количество результатов:
- ищите каждое слово отдельно, если название состоит из нескольких слов;
- используйте поисковые маски: запрашивайте «дом*», если в названии есть слово «домашний»;
- проверяйте синонимы, похожие слова и перевод на английский язык (пятёрочка — пятачок, дом — home, aribolt — oribold).
Такой поиск занимает больше времени, но вы не пропустите схожие названия.
Этап 2: анализ документов
Вы провели тщательный поиск и нашли кучу документов. Разберём, как их анализировать.
- Создайте выборку из идентичных и похожих товарных знаков.
- Исключите из выборки те знаки, срок действия которых уже истёк.
- Исключите из выборки товарные знаки, которые точно не пересекаются с вашей деятельностью.
Оставшиеся в выборке документы нужно анализировать более детально. Если ваше название и сфера деятельности полностью совпадают с уже зарегистрированным товарным знаком, придётся придумывать другое название. Но возникают и не такие однозначные ситуации. Например, сходные обозначения у однородных товаров и услуг.
Что относится к однородным товарам и услугам? Вы производите косметику, а чужой товарный знак зарегистрирован в отношении салонов красоты. Покупатель может решить, что всё это — продукт одной компании, ведь крупные салоны иногда выпускают косметику собственных торговых марок. Из-за этого могут признать продукты однородными и решить, что вы незаконно используете чужой товарный знак.
Чтобы принять правильное решение в спорных ситуациях, придётся внимательно изучить нормы Роспатента по определению сходства обозначений и однородности товаров и услуг и поискать похожие ситуации в судебной практике. Если вы столкнулись со спорной ситуацией и не уверены в наличии нарушения — пишите в комментарии или на info@shulgin.company. Специалисты компании «Шульгин и партнёры» бесплатно подготовят ответ.
Мы бы рекомендовали следующий алгоритм действий в ситуации, когда вы предполагаете нарушение вашего ТЗ:
1. Убедитесь, что предполагаемый нарушитель действительно использует ваш ТЗ. Должно быть тождественное или сходное до степени смешения обозначение. Деятельность предполагаемого нарушителя должна быть связана с перечнем товаров и услуг из вашего свидетельства о регистрации ТЗ.
2. Зафиксируйте факт использования: купите образец продукции, сделайте скриншот сайта (можно его заверить у нотариуса) и т.д.
3. Предъявите претензию с вашими требованиями. Это может быть прекращение использования, выплата компенсации или убытков, приобретение у вас лицензии.
4. Если не получается договориться, можно обратиться в суд. Но перед обращением обязательно еще раз убедитесь, что правильно выполнили п.1 п.2 этого списка.
Приносим извинения за неудобства, мы обнаружили, что Ваша заявка совпала с днем, в который мы переходили на другую CRM систему - поэтому возникла такая ситуация.
Большое спасибо, что обратили на это наше внимание, мы сегодня обязательно свяжемся с Вами.)
Очень жаль, что возникла такая ситуация. Большая просьба - напишите, пожалуйста, мне на почту vitaly@shulgin.company или вконтакте https://vk.com/write56413344 Ваш вопрос и когда Вы оставляли заявку.
Обязательно ответим на вопрос и разберемся в ситуации.
Компании "Ферреро" принадлежит, как минимум, один товарный знак "Киндер", действующий на территории РФ. Его можно посмотреть по ссылке: http://www1.fips.ru/Archive/TM/2010FULL/2010.07.25/DOC/DOCURUTM/DOC412V1/D41204D1/41204200/document.pdf
Среди товаров, для которых он зарегистрирован, есть "бумага, картон и изделия из них...".
Так как указанный товарный знак полностью входит в Ваше название, то при проведении экспертизы 100% будет вынесено заключение об использовании. Возможные последствия описаны в статье.
https://goo.gl/2RGtun
https://goo.gl/Yvbi9G
В США для этого даже есть специальный термин — Спешащий идиот. Логика термина такая: если человек, не обладающий особыми интеллектуальными способностями, пробегая в спешке мимо вывески, может увидеть в ней чужой бренд, то нарушение есть.
Более конкретно вопрос определения сходства описан в руководстве, которое используется непосредственно при экспертизе обозначений в Роспатенте
http://www.fips.ru/sitedocs/metod_rec_tojd.pdf
При неиспользовании товарного знака в зарегистрированной категории, можно его также просто лишиться, как и зарегистрировать. Если Ферреро не производит изделия из папье-маше, то есть вариант отсудить эту категорию себе.
Но у Вас другой случай - Вы нарушаете права Ферреро используя их деловую репутацию для получения финансовой выгоды - назвали свои изделия в виде яиц "Киндер". Данное наименование у большинства потребителей ассоциируется с Киндер-сюрпризом или яйцом из шоколада, производимом на фабрике Ферреро.
Ферреро может обратиться в суд за возмещением причинённого материального вреда в сумме до 50 000 000 рублей. Также существует административная и уголовная ответственность за нарушение прав на зарегистрированные товарные знаки.
Прежде чем использовать какое-либо наименование товара или услуги в экономической деятельности, необходимо обратиться к квалифицированному юристу по товарным знакам.
Узнать, будет ли являться использование торговой марки "ELLE" нарушением чужих прав, можно только после проведения профессиональной проверки.
На первый взгяд могу сообщить, что с известным журналом у Вас не возникнет споров, пока редакция журнала не решит открыть салон красоты с таким же наименованием и, соответственно не зарегистрирует или расширит действие уже зарегистрированного товарного знака на категорию услуг - "салоны красоты".
С уважением,
Андрей Никитин
юрист по товарным знакам
Товарный знак регистрируется в отношении определенной группы товаров из классификатора МКТУ. Вы планируете использовать обозначение "ELLE" для услуг 44 класса МКТУ "салоны красоты."
Мы провели предварительную проверку, на сегодня (04.06.2018) нет зарегистрированных товарных знаков "ELLE" для 44 класса МКТУ.
Если Вы хотите получить подробный анализ возможности регистрации обозначения "ELLE", напишите нам на почту maria@shulgin.company, и мы направим Вам отчет.
Подтянут за продажу товаров этого производителя без лицензионного соглашения.
Не подтянут за схожую деятельность, если у зарубежного правообладателя не зарегистрирован товарный знак в России. Если он не зарегистрирован, можете зарегистрировать на себя.
Надо больше деталей для точного ответа.
Пишите на andrey@nikitinlaw.ru
В случае, если зарубежный товарный знак "пример Nord" не зарегистрирован на территории России, Вы можете использовать обозначение "НОРД-ДВ" не нарушая чужие права.
Вы можете зарегистрировать это обозначение в качестве товарного знака на территории России, если компания не получила широкую известность на территории России.
В процессе рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, Роспатент принимает во внимание ранее поданные заявки на регистрацию товарного знака, зарегистрированные товарные знаки на территории России, товарные знаки, получившие защиту на основании международной регистрации, а также товарные знаки, которые были ранее зарегистрированы на территории Крыма, получившие также защиту после его присоединения к России.
Те наименования, которые используются просто как бренд при рассмотрении заявок на регистрацию товарного знака не рассматриваются.
Вы имеете право зарегистрировать любой товарный знак, не противоречащий гражданскому законодательству, даже если он кем-то уже используется как бренд, но не имеет регистрации в Роспатенте.
Те производители взрослой одежды, про которые Вы пишите, могут получить защиту только в том случае, если докажут, что Вы преднамеренно зарегистрировали этот бренд в качестве товарного знака, чтобы препятствовать их коммерческой деятельности в рамках антимонопольного законодательства.
Когда решите зарегистрировать свой товарный знак, обращайтесь по электронной почте andrey@nikitinlaw.ru.
В целом можно согласиться с товарищем Андреем, но есть несколько спорных моментов.
Кроме зарегистрированных товарных знаков и заявок в процессе экспертизы могут быть противопоставлены коммерческие обозначения, которые не требуют государственной регистрации.
Также, товарный знак не будет зарегистрирован, если он способен ввести потребителя в заблуждение относительно его изготовителя.
Вывод: если указанный производитель "взрослой одежды" широко известен — он может быть препятствием при регистрации вашего знака (даже если он сам ничего не регистрировал).
Мы бы рекомендовали не торопиться с подачей заявки, а более детально изучить возможные риски, чтобы зря не потратить время и деньги.
Для объективного совета нам необходимо рассмотреть материалы с угрозами и свидетельство на товарный знак конкурента.
Можете направить эти данные по адресу maria@shulgin.company и вам помогут.
Есть зарегестрированный товарный знак с названием Olimpfood, я хочу зарегестрировать название Olympic Foods(такой товарный знак бвл ранее зарегестрирован, но срок в 2012 году истек). Могут ли возникнуть проблемы с регистрацией подобного названия, если род деятельности совпадает?
На основании приведенной Вами информации, считаем обозначения сходными до степени смешения. Обращаю Ваше внимание на то, что обозначения не являются тождественными и можно поискать возможность обхода препятствующего действующего товарного знака. Если Вы оставите адрес электронной почты, написав мне письмо, мы можем подготовить бесплатный ДЕТАЛЬНЫЙ отчет о возможности регистрации обозначения Olympic Foods. Почта maria@shulgin.company
На чьей стороне будет закон?
Возможно ли заставить сменить название ООО или наоборот аннулировать ТМ в Роспатенте?
Если фирменное наименование (название ООО) появилось раньше товарного знака, то регистрацию товарного знака можно оспорить.
Да, можно.
Решитесь регистрировать, обращайтесь.
andrey@nikitinlaw.ru
Можно ли использовать название, если одно слово совподает. Если, например, в Роспатенте зарегистрировано название "Город света", а мы хотели бы назвать компанию "Город 220V". Слово "Город" повторяется, это будет считаться сходством?
Использование слова "город" мы бы не рекомендовали, если товарный знак зарегистрирован для тех же товаров и услуг, для которых планируется Ваше обозначение, и товарный знак является действующим. Мы можем провести проверку на возможность регистрации вашего обозначения. Вопросы отправляйте на REZNIKOVA@patentfamily.group
Неохраняемые элементы в товарном знаке описаны в статье 1483 Гражданского кодекса РФ. В ней содержится перечень правил применительно к регистрации торговой марки. В первом пункте закреплен перечень возможных структурных единиц торговой марки, которые не обладают индивидуализирующими свойствами.
Т. е. неохраняемые элементы товарного знака — это такие части его структуры, которые сами по себе не являются уникальными и не выделяют товар (услугу) из многочисленных других, такими элементами являются слова или словосочетания, которые:
— Уже вошли в массовое употребление по отношению к товару какой-либо разновидности. Например, обозначение «ксерокс» будет иллюстрировать как раз то, о чем говорится в статье. Вполне естественно, что, если сейчас предприниматель зарегистрирует это слово как товарный знак, то никакой индивидуализирующей функции такая торговая марка выполнять не будет.
— Представляют собой категории, которые являются общепринятыми. Эта группа схожа с предыдущей, но здесь речь идет о терминах, которые уже вошли в оборот настолько прочно, что не обладают различительностью. Пример: нельзя зарегистрировать торговую марку «банкротство» и оказывать по ней одноименные услуги, так как будет отсутствовать индивидуализация.
— Являются характеристиками товара. В частности, свидетельствуют о его форме, свойствах, назначении, ценности, об особенностях его производства. Очевидно, что товарные знаки «малосоленая сельдь», «пшеничный хлеб», «зеленый чай» не смогут выделить товар на рынке.
— Обозначают лишь форму товара, причем эта форма вполне очевидна для товаров такого рода и нужна лишь для функциональных особенностей. Здесь речь идет, видимо, об объемных торговых марках, а именно о тех случаях, когда предприниматель пытается зарегистрировать абсолютно неуникальную форму изделия, которая и так всем известна. Например, на регистрацию заявлена упаковка для сока, но она ничем не отличается от остальных таких упаковок.
Все обозначения, рассмотренные выше, все-таки допускается использовать в торговой марке, но с соблюдением одного условия: они не могут занимать в нем главного положения.
Подскажите, в каких случаях разрешено использование названия товарного знака другой компании?
Вопрос больше юридического характера. Насколько известно, просто нельзя использовать товарный знак другой компании, можно взять его в аренду.
Какие законные способы есть еще, можно узнать только у юристов,
Если чужой товарный знак используется при продаже товаров или услуг — это будет считаться нарушением.
Спасибо!
P. S. Товарный знак охраняется только в той стране, где зарегистрирован.
Нельзя использовать зарегистрированные товарные знаки или коммерческие обозначения других компаний.
P.S. BMW, даже без проверки понятно, что зарегистрирован в РФ. Также есть другие законы, охраняющие права предпринимателей на приоритет использования средств индивидуализации предприятия, товара или услуги.
P.S.S. Ваш вопрос самый частый и в то же время самый абсурдный. Почему абсурдный? Как можно проверить, что знак нельзя использовать? Очень просто - его кто-то уже использует.
Как же быть? - Придумать свой, оригинальный, который никто не использует и вкладывать средства в его развитие. В этом случае Вы приобретёте свой нематериальный актив.